浅谈近似商标侵权的防范和应对｜MHP君悦评论

众所周知，品牌是一个企业的核心竞争力，具有巨大的经济价值，在现代的市场竞争中具有举足轻重的地位，特别是一些拥有较高知名度的商标和品牌（例如驰名商标、著名商标以及其他在相关公众中具有较高知名度的商标和品牌，以下统称为“知名商标”）的企业，在面对知识产权侵权行为时，如何做好自身知名商标的知识产权保护和防范，在司法实践中具有重要意义。

近年来，随着市场经济的不断发展，品牌的重要性日渐为相关市场主体所重视，特别是一些知名商标由于其历史悠久、品质过硬，品牌美誉度高，在广大消费者心目中具有较高的影响力，导致那些恶意攀附知名商标的近似商标的侵权和不正当竞争行为层出不穷，由此不仅侵害了知名商标的合法权益，也给广大消费者带来了困扰，更扰乱了正常的市场竞争秩序。

结合笔者近年来代理的多起知名商标的知识产权侵权案件来看，目前此类的侵权案件日益呈现出如下的趋势和特点：

一、侵权方往往申请近似商标作为侵权的合法外衣

近年来，为了规避法律侵权风险，某些侵权者已经不满足于通常的贴标售假等简单直接的侵权手段，而是采用在商品或服务上申请注册近似商标的手段，使得所述近似商标在视觉上和知名商标高度近似，甚至达到以假乱真，从而导致相关公众的混淆；同时因为近似商标已经成为了注册商标，从而享有注册商标专用权，因此即便那些知名商标的权利人去打假投诉，有关工商部门在查处时也会遇到法律上的障碍，从而很难被认定为侵权。

二、侵权方往往会超越核定范围使用近似商标

由于我国商标法明文规定申请的商标不得与他人在相同或近似商品或服务上的商标构成相同或近似，因此侵权者在申请近似商标时，所述近似商标在那些与知名商标相同或近似的商品或服务上是无法获得商标核准注册的，但是在同一类别的不同类似群组上，近似商标还是有可能被核准注册的。

某些侵权者在其近似商标获得核准注册后，为了达到其攀附知名商标的目的，在实际使用时，往往会故意超越近似商标的核准注册范围，将近似商标实际使用在与知名商标完全相同的商品或服务上，由此达到仿冒和攀附知名商标知名度的目的。

案 例

例如在笔者代理的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥公司”）诉XX凤祥珠宝有限公司（以下简称“XX凤祥公司”）商标侵权和不正当竞争案件中，“老凤祥”是我国黄金珠宝首饰行业的驰名商标和百年老字号，其“老凤祥”商标在与黄金珠宝首饰有关的第14类上具有较高知名度，“XX凤祥”商标与“老凤祥”商标本身在文字读音和含义上高度近似，“XX凤祥”虽然在第14类上被核准注册，但是却未被核准注册在珠宝首饰上，实践中，XX凤祥公司却故意超越其商标的核准注册使用范围，将与“老凤祥”高度近似的“XX凤祥”商标实际使用在黄金珠宝首饰商品上，从而达到其攀附“老凤祥”品牌知名度的目的。

三、采取拆分、组合方式等方式使用近似商标

案 例

比如在“老凤祥”诉“XX凤祥”商标侵权和不正当竞争一案中，“老凤祥”是中国驰名商标，其是由“老凤祥”文字和“凤凰图案”组成的组合商标，而被告公司一开始申请注册“XX凤祥+凤凰图案”组合商标因与老凤祥组合商标构成近似而被驳回后，采取迂回方式，将“XX凤祥”文字和“凤凰图案”分别申请商标注册，然后在实践中再组合在一起使用，在客观上达到了和“老凤祥”组合商标整体上非常近似的视觉效果，容易导致相关公众的混淆和误认。

四、侵权方往往采用商标授权许可使用的方式造成其具有合法授权的假象

实践中某些侵权方往往采取商标注册方和商标实际使用方相分离的模式，并通过两者之间签署商标授权许可使用合同的方式，使之看上去具有合法的商标授权和权利来源，比如某些侵权方通常在境外注册一个皮包公司，然后以该境外皮包公司的名义在中国大陆申请注册若干与知名商标非常近似的近似商标，同时侵权方还在中国大陆另外成立一家关联公司，再由境外公司和大陆关联公司之间签署所谓的商标授权许可合同，由境外公司将近似商标许可给大陆关联公司使用，实际支付一定的商标许可使用费，并由大陆关联公司在大陆市场中负责实际经营所述近似商标，并从事大量的商标侵权和不正当竞争（虚假宣传等）等行为，由此在表面上造成了大陆关联公司具有境外公司合法知识产权授权的表象，给司法部门和执法部门的查处带来了很大的法律障碍。

五、侵权方往往与知名权利人之间具有一定的关联或渊源

比如在很多情况下，侵权方往往是那些知名商标权利人公司之前的员工或加盟商，与知名商标的权利人具有一定的渊源。比如在我们代理的多起商标侵权和不正当竞争案件中，被告公司的实际控制人或股东原先系原告公司的前员工或加盟商，其对原告公司知名商标的经营管理模式和品牌广告语乃至包装装潢等都是非常熟悉的，由此使得其从事侵权行为具有相应的便利条件。

六、侵权方除了使用近似商标之外通常还将其近似商标注册为其企业字号

在笔者代理的众多类似侵权案件中，某些侵权方不仅在相同商品或服务上使用近似商标，还将与知名商标相同或高度近似的文字注册为其企业字号，使得其看上去更加具有迷惑性，并且因为侵权方公司的企业名称权的存在，给知名商标权利人的查处和维权带来较大的困难。

以上这些侵权行为的趋势和特点都使得其侵权行为更加隐蔽并具有某些看似合法的外在表现形式，为其侵权行为披上了一件合法的外衣。

有鉴于此，由于这些近似商标本身是注册商标，表面上受到法律的保护，因此，之前传统和单一的打假手段已经无法及时有效地解决问题。我们认为，对于以上近似商标的侵权行为，应该综合施策，建立有效的综合防范机制，才能予以有效地治理和防范。

下文中，笔者结合近年来代理有关近似商标侵权维权案件的实务经验，针对近似商标的侵权治理和防范，提出以下综合法律防范和处理的建议：

1、应建立多部门的综合联动机制

由于侵权线索和信息的不通畅，导致以往知名商标权人在维权时往往信息掌握不够准确和充分，导致不能有效地应对多发的侵权行为。因此我们建议知名商标权利人应组建由公司市场部门、业务部门、法务部门和外部律师共同组成的专业化维权团队，随时通报有关侵权信息和线索，互通有无，保障维权信息和线索能及时沟通和共享，从而提高维权工作的质量和效率。

2、就近似商标申请应及时提起商标异议

由于在目前的司法实践中，国家商标行政管理部门对于初审合格的商标均在商标公告上予以初审公告，并给予相关公众3个月的异议期，因此知名商标权利人应建立近似商标的定期监控机制，定期对国家商标行政管理部门的商标初审公告进行检索和监测，一旦发现近似商标进入商标初审公告程序，则应及时提起商标异议，阻止近似商标的核准注册，从而在源头上避免近似商标的产生。

3、就已经注册的近似商标应及时提起商标无效和撤销

对于那些已经核准注册的近似商标，应积极采取例如商标无效和商标三年不使用撤销等法定救济程序，将所述近似商标予以无效宣告或撤销，以便彻底打掉那些侵权行为的合法外衣，为法律上的侵权诉讼和国家市场监管部门的行政查处扫清法律上的障碍。

4、应积极就侵权行为提起法律诉讼

对于近似商标的侵权行为，除了上述的商标检索监控、商标异议和商标无效之外，还应就侵权行为采取提起民事侵权诉讼、行政查处乃至刑事诉讼等多维度的法律手段予以立体打击；同时针对目前市场上侵权方将其近似商标注册为其企业字号的侵权行为，建议知名商标权利人应在侵权诉讼中一并诉请要求人民法院判令侵权方变更其企业名称和字号，以便彻底消除其利用近似的字号继续从事侵权行为的可能性。

5、应积极注册防御商标不断完善和夯实知识产权整体布局

司法实践中某些侵权方往往在与知名商标同一类别的不同类似群组或者不相同但又具有一定关联关系的类别上申请注册近似商标，并进行超范围使用，从而达到其混淆和搭便车的目的。因此对于知名商标权利人而言，除了对已经发生的近似商标侵权行为积极起诉和维权之外，还应在知名商标的同一类别的其他类似群组或其他具有关联关系的商品或服务类别上申请注册有关的防御商标，以便进一步扎紧篱笆，完善知名商标的整体知识产权保护和布局，让侵权者没有空子可钻。

尤其是，《类似商品和服务区分表》中的第35类涵盖了“广告”和“市场营销”等企业通常从事生产营销的服务类别，也是侵权方常见的近似商标注册的类别，因此对于商品类的知名商标权利人而言，笔者建议应将知名商标也在第35类上也进一步申请注册。

笔者认为，通过综合采取以上这些建议和措施，可以较好地使得市场上那些近似商标面临在商标申请阶段即无法获得注册，即便注册后也会被宣告无效和撤销，实际使用后更会面临侵权赔偿等境地，从而使得近似商标无所遁形。

最后，必须要指出的是，企业的品牌建设和知识产权保护是一个系统工程，对于企业而言，必须建立长效机制，也更需要企业持续地加大人力、物力和财力的投入，并且在面对知识产权侵权和仿冒行为时，应该勇于亮剑，善于通过法律手段进行维权，从而有效地保护好自身的知识产权，让自身的知名商标不断发展和壮大！