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科创板IPO中知识产权权属问题梳理及风险防范建议|MHP君悦评论

2021-07-19119

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2021年4月16日,证监会发布的《关于修改<科创属性评价指引(试行)>的决定》,以及上海证券交易所发布的《关于发布<上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)>的通知》,进一步明确了科创板定位把握标准,提出了科创企业打造“硬科技”实力的具体路径,将科创属性判断标准从“3+5”的常规指标和例外条款体系修正为“4+5”的科创属性评价指标。从最新的企业上市审查趋势来看,作为“硬科技”企业核心指标之一的“知识产权”已成为影响企业科创板上市的关键性因素。


从《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号--科创板公司招股说明书》[1]《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》的相关规定,及上市委员会在实践中关注的企业知识产权问题来看,拟上市公司知识产权问题主要可分为“知识产权权属问题”“知识产权稳定性问题”“知识产权支撑性问题”。本文仅根据科创板相关规则和上市委员会的问询,讨论拟上市企业应关注的知识产权权属问题及其风险防范建议。


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一、商标权属问题及合规建议


上市委员会对发行人(拟上市企业)是否具有完整的商标权的关注,至少包含以下几方面的内容:1. 拟上市企业持有国内外商标及自有品牌的情况;2. 拟上市企业在主营业务品类上,是否具有完整的、独占的商标专用权;3. 拟上市企业是否可以长期稳定的使用被许可的商标,是否对商标权人存在依赖,是否具有后续处置方案;4. 拟上市企业变更商标对持续经营能力的影响,包括商标许可使用协议或类似合同是否涉及违约及赔偿的情形;5. 拟上市企业变更商标的具体过程、时间、成本及可能的实质性成本等。


实践中,商标权属问题的解决无非以下几种可能:


一是,拟上市企业在项目或企业发展初期,就在主营业务上或注册或受让完整、独立的商标专用权。值得注意的是,根据《商标法实施条例》的规定,拟上市企业应一并受让商标注册人在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标。且,若拟上市企业为拆分上市中的实体之一,则母子公司间的商标转让交易应符合关联交易的审批程序。


二是,拟上市企业应获得长期稳定的商标独占许可协议,并根据法律法规的要求办理商标许可使用合同备案。值得注意的是,商标许可协议因其到期续展的不确定性,而使拟上市企业无法就其主营业务享有独立、完整的商标权,且容易触发监管层对业务独立性或同业竞争的审查。


(一)案例一:紫光照明商标侵权及不正当竞争相关诉讼风险


2020年6月30日,深圳市紫光照明技术股份有限公司的科创板申请正式被受理。


2020 年 9 月 14 日,紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)向北京知识产权法院提交《民事起诉状》,认为拟上市企业存在商标侵权及不正当竞争行为,提出了请求法院判令拟上市企业停止侵害紫光集团“紫光”、“清华紫光”等注册商标专用权行为、判令拟上市企业停止使用含有“紫光”字样的企业名称以及判令拟上市企业赔偿紫光集团经济损失人民币 500 万元等诉讼主张。


与此同时,紫光集团亦向法院提交了一份《关于请求认定“紫光”为驰名商标的申请书》,请求认定注册号为 1153279 的商标在第 9 类相关商品上为驰名商标,并给予驰名商标相应保护。


紫光照明还披露了其持有的“紫光”注册商标,于2020年10月27日进入无效宣告申请审查程序。


上市委员会要求拟上市企业进一步说明:所涉商标侵权及不正当竞争诉讼的具体情况及进展,对公司持续经营的影响;若公司被认定为商标侵权,拟上市企业所涉商标、企业名称变更的具体过程及时间、成本,是否存在实质性障碍;进一步分析前述商标、企业名称变更后对公司持续经营能力的影响,包括但不限于现有在手订单是否涉及违约或赔偿情形,未来新业务开拓中相关商标侵权认定记录是否影响公司声誉、招投标资质等;结合前述回复说明公司是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定,并根据实际情况完善风险披露与重大事项提示内容。


(二)案例二:新疆大全主要商标源自实际控制人控制的其他企业授权的风险


2020年9月11日,新疆大全新能源股份有限公司的科创板申请正式被受理。招股说明书显示,新疆大全未注册自有商标,目前使用的商标为第 9 类 6653790 号商标和第 1 类4654980 号商标,该等商标分别由实际控制人控制的江苏大全和大全集团无偿授权许可拟上市企业使用。由于拟上市企业非其使用商标的所有权人,在上述商标使用许可合同期限届满后,拟上市企业能否持续使用该等商标开展业务存在不确定性,可能影响拟上市企业未来业务的正常开展。


上市委员会要求发行人说明:2 项商标许可未转入拟上市企业体内的原因,拟上市企业是否能够稳定长期使用上述授权商标,是否对商标权人存在依赖,今后的处置方案;就 6653790 号商标,转让前大全集团对拟上市企业使用许可商标的行为是否予以认可,是否存在争议或纠纷;就注册证号为 4654980 的商标,大全集团允许拟上市企业普通许可商标而非独占许可的原因,大全集团自身是否使用或授权其控制的其他企业或无关联第三方在该商标核定使用范围的产品或服务,如是,说明前述情况对拟上市企业的影响;结合前述商标在拟上市企业产品的使用情况,说明上述事项是否影响拟上市企业的资产完整性和独立性。



二、专利权属问题及其案例


专利作为企业核心技术、科创能力、主营业务的体现,虽然不直接等于科创,但科创必有专利的支撑。仅从去年的统计情况来看,2020年共有41家企业终止科创板上市,其中有20家面临专利问题。就专利权属的风险而言,上市委员会一般会考量专利的所有权、使用权,从时间维度和科创能力等维度进行问询。


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(一)案例一:敏芯股份专利存在权属不清的风险


2019年11月1日,苏州敏芯微电子技术股份有限公司的科创板申请正式被受理。2020年7月的招股说明书显示,发行人设立初期存在于科研院所的合作情况,且2019 年至2020年期间,北京歌尔泰克科技有限公司(以下简称“歌尔泰克”)多次向苏州市中级人民法院提起诉讼,将发行人及其股东李刚、胡维、梅嘉欣列为被告,主张确认发行人所有的部分专利为梅嘉欣、唐行明等人的职务发明,主张专利权或专利申请权归属于歌尔泰克。


上市委员会要求发行人说明,发行人设立初期与中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所合作的情况;除此以外发行人是否还存在与其他研究机构、公司进行技术合作研发;发行人的主要创始人与核心技术人员李刚、胡维及梅嘉欣曾在同一时间段就职于芯锐微电子技术(上海)有限公司,相关发明与技术是否来源于该公司或属于职务发明;发行人的技术来源是否为创始团队自主研发形成,自主研发的主要过程与依据;结合与竞争对手专利纠纷较多的现状,进一步分析发行人所存在的知识产权风险,歌尔股份提起多起专利诉讼,要求发行人赔偿合计 1.35亿元并停止侵权行为“不会对公司生产经营造成重大不利影响”的理由及依据。


(二)案例二:武汉珈创核心技术系受让取得,专利权属受到询问


2020年12月18日,武汉珈创生物技术股份有限公司的科创板申请正式被受理。科创板上市委员会2021年第27次审议会议认为武汉珈创生物技术股份有限公司(首发)不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据招股说明书及申报材料,2016 年 12 月发行人与武汉大学签署了《技术转让(技术秘密)合同》,从武汉大学处受让了“药品/生物制品生产用细胞质量控制关键技术研究与应用”的专有技术。该项技术系发行人与武汉大学合作研发,经武汉顺海资产评估有限责任公司评估,该项技术评估值为 492 万元。发行人从武汉大学处受让该项技术的技术转让价款为 500 万元。


上市委员会要求发行人说明,该项技术从立项到形成研发成果的具体过程,武汉大学、发行人和实控人郑从义在该过程中的具体角色、贡献;结合发行人实控人及其他人员在武汉大学、保藏中心等任职经历及相关规定,说明上述技术成果是否属于职务技术成果;发行人与武汉大学就上述技术成果是否签订转让协议,转让技术成果的约定是否合法、有效,技术成果归属是否明确,是否存在争议,发行人是否完整享有该技术成果的所有权;与武汉大学合作研发成果评估转让的具体情况,包括但不限于聘请的评估机构、采取的评估方法、评估价格以及价格是否公允、受让资金的来源、受让标的的具体内容、会计核算及对公司的后续影响等;是否涉及国有资产流失,是否经有关部门确认批准;发行人与武汉大学就上述技术成果是否存在纠纷或潜在纠纷,是否取得武汉大学及相关部门关于该技术转让合法合规的确认文件,上述确认文件的具体内容;2017 年以后公司技术的发展情况,公司当前核心技术与该研发成果的关系;发行人作为合作研发方之一,按评估值全价支付技术转让款的背景及合理性;双方原本是否就该技术进行过产权约定;发行人是否独家获得该转让技术;武汉大学当前是否仍拥有该技术,是否授权或转让其他企业获得该技术成果。


(三)案例三:武汉珈创与科研机构合作较多,或存在外部技术、人员依赖


2020年12月18日,武汉珈创生物技术股份有限公司的科创板申请正式被受理。科创板上市委员会2021年第27次审议会议认为武汉珈创生物技术股份有限公司(首发)不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。根据招股说明书及申报材料,发行人采取自主研发和合作研发相结合的方式。报告期内发行人和武汉大学(基础医学院)就“9 种人源病毒荧光定量 PCR 检测方法的建立”进行合作研发,同时和中国科学院武汉病毒研究所就 3 个项目进行合作研发,发行人委托上述单位进行项目研发。


上市委员会要求发行人说明:委托研发的具体情况,发行人是否完整享有上述项目成果(技术)的所有权,是否有关于后续收益的划分、约定等情形;上述合作研发的内容和发行人业务联系,结合合同付款的约定情形,说明研发项目是否实际开展,研发成果的具体体现;结合发行人研发费用投入情况,说明 2019年研发费用相比其他年份大幅增长的原因及合理性;列示报告期内发行人自主研发、合作研发的具体情形,包括但不限于项目、金额、是否完结等。



三、专利权属风险的应对建议


实践中,专利权属问题的解决较商标权属问题更为复杂,对企业知识产权管理的系统性、协同性、精细化要求更高,企业不止需要解决各部门协作的确权和布局规划问题,也要做好风险的识别与防范工作。结合科创板上市过程中的先例以及司法实践中的判例,企业可以在识别出专利权属的主要类型和风险点之后,根据自身实际需求,结合行业的惯例、竞争对手的情况,为持续提高企业科研能力、保护核心技术,设计相应的知识产权、商业秘密管理制度和流程。


专利权属纠纷大体可分为三类:1. 因离职或入职技术人员(包括雇佣或临时雇佣)的发明而引发的专利权属纠纷;2. 因合作开发或委托开发而引发的专利权属纠纷;3. 因专利抄袭引发的专利权属纠纷。


(一)防范因人员离职或入职产生的权属纠纷


从《专利法》《专利法实施细则》的规定来看,员工在职期间职务发明的认定有四个关键要素:一是,争议专利的专利权人与单位是否构成劳动关系,包括企业临时用工;二是,争议专利的专利权人在单位工作期间执行单位工作任务的具体内容,如参与过相关技术的研发工作,或有机会接触到相关技术的资料或信息;三是,争议专利与执行单位任务而发明的技术方案间是否具有关联性;四是,单位与争议专利权利人之间对于职务发明权属是否存在约定。[i]


实践中,北京市高级人民法院认为,发明创造是否为职务发明,应当由主张该发明创造为职务发明的一方,即企业,承担举证义务,主要证明内容为该发明创造系执行本单位任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的。如果该当事人不能提供有效证据证明诉争发明创造系执行本单位任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,则不宜认定诉争发明创造系职务发明。[ii]


对于员工离职一年内的新发明,最高人民法院指出,判断涉案专利是否属于“与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,综合考虑如下因素:一是离职员工原工作任务的内容;二是涉案专利内容与原工作任务的关系;三是原单位开展有关技术研发工作的情况或技术的合法来源;四是发明人、权利人对技术来源解释的合理性。[iii]


因而,在企业处理因员工离职、入职而产生的专利权属纠纷风险时,应把握好该员工入职、入职后一年内、离职时三个关键节点:在入职前,对于核心人员入职关键岗位应做好背景调查,识别出可能的人事信息、商业秘密、竞业限制等风险,要求其在入职时深入学习员工手册和企业规章制度,就识别出的各问题作出书面的承诺,并与其签订好劳动合同、竞业禁止协议、保密协议、知识产权归属协议等协议。对于员工参与的研发工作,应如实做好研发档案,并对员工入职一年内参与的研发项目作好一定的隔离。对于离职的员工,企业应做好交接工作,按时支付竞业限制补偿金,并追踪其进一步动向。


(二)防范项目合作引发的权属纠纷


在《民法典》中,当事人间就技术开发订立的合同被作为有名合同进行了专门的规定。第八百五十一条规定,技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。第八百五十九条规定,委托开发完成的发明创造,除法律另有规定或者当事人另有约定外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。第八百六十条规定,合作开发完成的发明创造,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有;当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是,当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,除当事人另有约定外,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。


企业应在技术开发合同中明确约定前景知识产权的归属,即委托开发或合作开发完成的发明创造的权利归属,并在条件允许的情况下,对背景知识产权的使用,侧景、后景知识产权的使用、转让、归属等做出约定。值得注意的是,科创板对于“硬科技”企业的要求意味着,企业核心技术不宜过多的来源于转让或合作,即使是技术合作项目,企业也应尽量在合作项目中体现出自身科研能力,并做好后续的研发布局。同时,企业也应就项目合作中可能产生共有专利的形成原因、有关约定、是否存在权利限制或潜在纠纷等问题作出合理的安排和准备。


(三)防范因专利抄袭引发的权属纠纷


实践中,专利权属纠纷也并不一定以前述合法的基础法律关系为前提,争议双方因合法或者非法的接触,一方取得另一方的技术成果并申请专利,也可能引发专利申请权或者专利权权属纠纷。


上海市高级人民法院认为,判断是否构成专利抄袭,应当审理被控侵权人是否有可能接触被抄袭的技术方案,以及被控抄袭专利与一方在先技术对比是否具备实质性特点。在被控侵权人接触被抄袭的技术方案的前提下,如果被控抄袭专利与在先技术方案对比不具有实质性特点,则应当认定被控侵权人未对被抄袭专利作出创造性贡献,构成了专利抄袭;反之,如果被控抄袭专利与在先技术方案对比具备实质性特点,则应当认定被控侵权人对于体现实质性特点的技术特征作出了创造性贡献,但是二者相同的部分仍然构成对原告的抄袭,除非相同的部分属于现有技术。[iv]


值得注意的是,若拥有在先技术的一方,在双方就该技术的专利申请权或专利权无合同约定的情况下,未及时申请专利,该方不享有直接返还涉案专利权的请求权,且其应该承担他人拥有同样技术方案形成竞争局面、他人就同样的技术方案申请专利后其不能再实施、他人通过反向工程破解其技术方案等不利后果。浙江省高级人民法院认为,专利法的立法目的之一在于鼓励发明人尽可能公开其发明创造以换取专利,在有限期限内独占其发明创造的实施,从而兼顾私人利益和社会公共利益。所以专利法采取先申请原则,保护最先提出专利申请的人,敦促申请人一旦完成发明创造就尽早提出专利申请。[v]


企业在做好自身知识产权布局、合规管理体系建设,持续保持好核心技术及核心技术人员的稳定性的同时,对于未受到专利保护的核心技术、技术资料、研发档案等内容,一定要做好核心技术商业秘密保护制度的建设,加强对企业技术人员、管理人员的商业秘密培训。




[1] 第三十三条第(一)款规定的技术风险,包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险;第五款规定的法律风险,包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险。第五十四条第一款指出的,拟上市企业主要产品或服务的核心技术及技术来源,核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况。第六十二条规定的,拟上市企业应分析披露其具有直接面向市场独立持续经营的能力,包括商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。

[i] 邓颖媚、广州展为通讯技术有限公司、黄桂炎与广州市炬元互联网科技有限公专利权权属纠纷二审民事判决书,广东省高级人民法院(2018)粤民终2162号

[ii] 范维诉张振民及北京东方上宇科技发展有限公司(简称上宇公司)发明专利权属纠纷案,北京市高级人民法院(2011)高民终字第4318号

[iii] 李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司与深圳市卫邦科技有限公司专利权权属纠纷案,最高人民法院(2019)最高法民申6342号

[iv] 上海劲森轻工机械有限公司、唐平与全氏食品机械(上海)有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书,上海市高级人民法院(2018)沪民终541号

[v] 宁波弘讯科技股份有限公司、雷神机电科技(宁波)有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书,浙江省高级人民法院(2018)浙民终591号

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